“当前，中国企业在知识产权保护水平较高海外市场不断拓展，在海外遭遇的专利纠纷逐渐增多。同时，随着5G标准的商用化，相关标准必要专利的许可谈判与诉讼也将接踵而至。企业需要掌握专利诉讼中的防御策略，占领市场先机。”在日前举办的走出专利纠纷与诉讼之困活动上，思保环球（CPA Global）技术服务顾问王琦做如此表示。
据了解，在全球5G标准必要专利声明中，中国企业专利占34%，在全球排名居首。“可以预见，中国企业将是相关许可谈判及诉讼的主要玩家，而中国也将是本地企业主动发起相关诉讼的首选场所之一。”王琦说。
据了解，在专利侵权诉讼中，原告提起诉讼请求，并提交满足启动诉讼程序最低要求的证据，包括但不限于证明其持有专利权且专利权有效的证据等。被诉侵权的一方收到诉状后或原告收到诉讼请求被接受的通知后，双方需在一定期限内提交进一步的证据，被诉一方也需提供初步回应。具体期限和对证据的要求在各司法管辖区有所不同。在中国，这个期限通常是30天（视情况可延长）。而在美国，由于法律体系与中国有较大不同，可能耗时4到8个月。
“因此，熟悉当地环境的法律顾问将对企业防御专利诉讼起到关键作用。”王琦表示，过去很多企业可能选择朋友推荐或网络搜索律所进行合作。但如今可以改变思路，借助大数据的力量，快速高效地找到合适的高水平法律顾问。如专利流氓公司（NPE）最喜欢在美国德克萨斯州东部地区法院和特拉华州地区法院提起诉讼。一般来说，在美国，只有具有某个州律师资格的律师才能在该州的法院以及联邦法院出庭。因此，对于可能将遭遇NPE诉讼的企业来说，可优先通过数据考虑具有这两个州律师资格且具有相应专业知识的律所和律师。
此外，企业应熟悉不侵权抗辩、无效挑战、在先使用、现有技术抗辩、诉讼时效、权利懈怠抗辩、专利权用尽等抗辩手段，针对不同诉讼情况，进行防御。“5G时代，标准必要专利的不侵权抗辩和无效值得企业关注。”王琦指出，标准必要专利诉讼中进行不侵权抗辩，可通过涉案专利与标准件的对应性分析来进行。如能够证明涉案专利不对应标准内的必选技术方案，则可间接证明未发生侵权。而与普通专利相比，对于标准必要专利的无效挑战有无效检索覆盖的数据源较为特殊、标准文献专利文献紧密联系等特点。
为从整体上降低包括专利侵权在内的知识产权风险，企业应完善相关的规章制度。王琦表示，首先，完善职务发明制度，审阅企业与技术人员签订的长期或者临时雇佣合同、劳动合同、离职协议等，明确该技术人员的工作范围；审阅与技术人员签订的保密协议，明确雇员在受雇前作出的与拟进行研发的产品相关的专利申请内容；审阅企业的相关规章制度，明确各个岗位的职责；审阅企业与员工的岗位聘用合同，明确具体工作内容；对于岗位的绩效管理提出建议，完善员工所参与的项目内容和成果的记录；完善文件归档制度和电子邮件体系，建议保留员工的研发中间结果和中间沟通记录。
其次，了解企业目前拥有的包括技术秘密、专利、商标、软件著作权等知识产权，建立并完善知识产权的档案。
最后，规范文档管理及沟通流程，减少电子证据开示风险。美国专利侵权诉讼中的证据开示程序与其他国家相比，范围更广，程度更深。其中的电子证据开示范围覆盖各类电子档形式的纪录和电子邮件。诉讼双方均希望收集到对手的不利证据，比如任何对涉案专利或被诉侵权产品的不当评论。因此企业应对各业务部门进行必要的法务培训，规范电子邮件中的遣词造句，并规定在何种场景下使用电话而非电邮沟通相关信息。此外，除拟正式提交的法务意见，日常工作中的专利无效分析、产品侵权分析及各类检索报告中，应尽量避免出现类似“影响新颖性，创造性”“侵权”“直接公开”等法律意见，以事先协定的用语代替，以免日后成为不利于自身的证据。
美国凯拓国际律师事务所驻上海代表处律师沈飞表示，产品要想在市场上处于有利竞争地位，需要具有核心技术。企业应当注重产品核心技术的研发。在研发阶段进行专利分析，了解技术发展现状及趋势、技术热点空白点以及专利布局形势，能够助力研发。知已知彼，在全面了解技术现状的基础上进行高起点自主创新，培育核心技术，能够提高企业的国际竞争力。
“在海外专利布局方面，企业可以针对企业产品海外目标市场进行相应的专利布局，并可考虑针对竞争对手的目标市场、产品制造地、竞争对手所属地进行，以增强专利储备的威慑力。”沈飞说。
