近几年来最高人民法院出的一系列案例指导，不仅对专利侵权、确权、授权实务有极大的指导作用，而且对专利代理师在撰写实务方面也有很多有益的启发。比如对于技术效果，说明书到底写不写以及如何写，一直以来都没有得到申请人/专利权人和专利代理师的重视，看起来好像无关紧要，写不写都行，然而最高院最新发布的一些指导案例，却告诉我们，说明书里的技术效果的描述有时对于侵权、授权或确权认定至关重要，直接影响到申请人/专利权人的利益。
《专利法实施细则》第十七条、审查指南第一部分第二章有关实用新型专利申请的初步审查、第二部分第二章有关说明书和权利要求书的实质审查的规定中确定提到了说明书应当写明有益效果。
但在实践中，对于机电领域的发明申请，目前基本没有审查员会在通知书中指出说明书缺少有益效果的描述而让申请人补充。一方面可能是因为缺少技术效果的描述并不影响对申请方案的理解与审查，另一方面申请人在提交后补充相关内容反而可能会带来超范围的风险。对于实用新型申请，早些年部分审查员会指出说明书的发明内容部分缺少有益效果的描述而让申请人补充，但是这样的补充也仅限于将在具体实施方式部分记载的效果，增加到发明内容部分，以满足形式要求，而很少接受增加原来说明书没有的内容。但近几年这样的审查意见也很少见了。
实际上，在实践中与有益效果相关的基本都是关于创造性的审查。根据审查指南第二部分第四章关于创造性的判断方法，在确定了区别技术特征之后，需要确定发明实际解决的技术问题。此时，需要根据区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。
此外，自2020年9月12日起施行的《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》的第十三条规定：说明书及附图未明确记载区别技术特征在权利要求限定的技术方案中所能达到的技术效果的，人民法院可以结合所属技术领域的公知常识，根据区别技术特征与权利要求中其他技术特征的关系，区别技术特征在权利要求限定的技术方案中的作用等，认定所属技术领域的技术人员所能确定的该权利要求实际解决的技术问题。
从指南和最高院司法解释来看，理论上说明书未记载技术效果，并不影响创造性的判定，特别是在机电领域。然而，但实践中，特别是在专利申请获得授权的阶段以及在无效阶段，说明书记载技术效果可以大大增强相关特征的创造性争辩的说服力，从而增大授权几率以及维持专利权有效的几率。
对于机电领域的专利来说，通过专利法和专利审查指南的相关规定、最高院司法解释以及相关典型案例来看，对于授权和确权程序，虽然说明书中写不写技术效果理论上没有太大差别，然而实践中说明书明确记载技术效果对于创造性争辩有着很大的帮助，可以增加授权几率以及增加专利权授权后的稳定性。
然而对于侵权审判程序，说明书记载的技术效果在判定是否侵权的时候，特别是在适用等同原则时，却对技术特征有着限制作用。虽然技术效果理论上应当是客观存在的，不管其是否记载在说明书中，都有着同样的限制作用，然而当说明书没有明确记载时，到底是否适用等同原则以及如何适用，很大程度上依赖庭审中控辩双方的详细举证、推理等才能做出结论。但是如果说明书对技术效果进行了明确的记载，这显然会对权利要求的范围造成几乎无可辩驳的限制，留给专利权人后续解释和争辩的余地就很小了。
因此，专利代理师、发明人、申请人在撰写申请文件时要慎重考虑是否写明技术效果，以及如何来写，才能将不利影响降到最低。
（作者单位：中国贸促会专利商标事务所）
