“知识产权尽调，可以梳理公司的知识产权状况、分析公司知识产权存在的风险，对于以专利为核心资产的高科技企业来说尤为重要。”在知识产权尽调与企业投资研讨活动上，海问律师事务所王磊表示，如果企业不进行知识产权尽调，则可能面临影响投资估值、盈利能力下降等风险。
王磊举例说，在北京某汽车厂与外商进行合资谈判过程中，外方提出技术入股方式的具体方案，以其中的97件专利技术，共折合1600万美元入股。由于这家企业不懂得专利法，没有了解这些专利技术的法律状态就草草签约。直到后来才得知，外方的97件专利技术中有23件专利是过期的，还有29件专利已临近到期，13件则刚刚递交申请，没有授权，真正算数的专利只有32件，占总专利数的33%。导致股份价值大打折扣，公司损失惨重。
王磊介绍说，进行知识产权尽调时先需要根据企业自身需求，确定知识产权尽调的范围，制作个性化调查清单，发放问卷。再查阅企业提供的文档，核查企业自有知识产权状况、知识产权涉诉情况、核心专利稳定性情况、核心产品是否可以自由实施等。最后再撰写报告。知识产权尽调报告完成后，企业可与目标公司进行沟通，讨论报告涉及问题的解决方式、期限，要求目标企业订立各项确认函、承诺函，确认风险承担方式与损失计算方式。
其中，关键员工与前雇主的保密合同及竞业约定风险是典型问题之一。“因员工前雇主影响公司知识产权归属的情形常有发生，此种情况多出现于科技类企业。”王磊举例说，汉弘集团研发生产数字喷墨印刷设备，于2020年4月申报科创板IPO。此事涉及的商业秘密纠纷起因是，赵某曾任润天智研发工程师，参与润天智某平板喷绘机研发，2009年11月，赵某自润天智离职，入职汉弘集团子公司。2010年7月，汉弘集团子公司推出一款平板数字喷墨机。润天智认为该机器的部分源代码与其产品相同，认为赵某违反《保密协议》，侵犯商业秘密。汉弘集团申报IPO后，润天智起诉汉弘集团及其子公司侵犯技术秘密，并在汉弘集团申报IPO过程中多次实名举报。最终，汉弘集团被迫终止科创板IPO，赵某于2021年11月被判侵犯商业秘密罪。
“遇到这种情况，企业需要建立完善的商业秘密保护制度，规范员工的个人行为。如果已经出现了职务发明的纠纷，可以去和该员工的前雇主进行沟通，对知识产权进行共有安排，支付一定费用，或采取共同开发的方式实现合作共赢。如果公司将知识产权资产登记在已经离职的员工名下，或登记在离职未满一年的员工名下，也可能引发职务发明纠纷。可见，企业在签订劳动合同时要对知识产权的规范性使用进行明确。”王磊表示。
此外，无论投资或收购出口企业或非出口企业，还可以根据自身需要进行FTO调查。王磊表示，FTO又称自由实施尽职调查，是指为确定一项技术或者一个产品能否不受第三方知识产权的阻碍，而能够在一定地域范围内实施法律尽职调查。对于非出口企业而言，可以调查其在本国的生产、销售、许诺销售行为是否构成专利侵权。对于出口企业而言，还可以调查其在目标国家的进口、销售、许诺销售行为在目标国家是否构成专利侵权。
王磊表示，企业通常都会委托专业的代理机构对其特定产品进行FTO调查分析，并由专业代理机构出具相应的FTO分析报告。这样即使在被控侵权成立时，也可以减少被认定为恶意故意侵权的可能性。
